Nieuwe EU-wetgeving voor merkenrecht valt in een definitieve plooi

1.  Uniemerkverordening

De Europese Verordening (EU) nr. 2015/2424 van 16 december 2015 (hierna “Uniemerkverordening”) die werd gepubliceerd op 24 december 2015 voert een aantal belangrijke hervormingen door.

Deze Uniemerkverordening heeft rechtstreekse werking in elke lidstaat en hoeft niet te worden omgezet in nationaal recht. Een aantal bepalingen treedt in werking vanaf 1 oktober 2017 maar het grootste gedeelte treedt in werking vanaf 23 maart 2016.

We bespreken hierna de belangrijkste gevolgen die gelden vanaf 23 maart 2016.

1.1. Naamsverandering

Voortaan wordt het “Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU” en “Uniemerk”.

Het Bureau voor harmonisatie binnen de Interne Markt, afgekort “BHIM” zal vanaf 23 maart 2016 als het “Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, afgekort “EUIPO” ofwel het “Bureau” doorgaan.

Op dezelfde datum wordt het “Gemeenschapsmerk” (Community Trademark “CTM”) omgedoopt naar “Uniemerk”.

Deze wijzigingen zullen automatisch gebeuren en merkhouders hoeven hiervoor niets te ondernemen.

1.2.  Meer rechtszekerheid voor aanduiding en indeling van waren en diensten

Waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld volgens een classificatiesysteem, genaamd de “Classificatie van Nice”.

De Uniemerkverordening houdt rekening met een reeds bestaande praktijk na het IP-Translator-arrest van 19 juni 2012 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het “Hof”).

Bevoegde autoriteiten en andere marktdeelnemers moeten, louter op basis van de omschrijving van de waren en diensten, de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen

In dit arrest nam het Hof afstand van de praktijk waarbij merkhouders vaak een te ruime en kunstmatige beschermingsomvang genieten van hun merk door de enkele opname van een hoofdgroep van klasse van waren en diensten, het zogenaamde “class-heading-covers-all”-principe.

Voortaan verankert de Uniemerkverordening het principe dat een algemene benaming van een merk, door het gebruik van een hoofdklasse uit de classificatie van Nice, bijvoorbeeld hoofdklasse 41 “Opvoeding; ontspanning en sport” geïnterpreteerd moet worden vanuit een letterlijke benadering, het zogenaamde “means-what-it-says”- principe.

Merkhouders zullen zich in de praktijk moeten afvragen of de bevoegde autoriteiten en andere marktdeelnemers waaronder concurrenten, louter op basis van de omschrijving van de waren en diensten, de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

In ons voorbeeld van hoofdklasse 41 “Opvoeding; ontspanning en sport” zal de merkhouder er goed aan doen om binnen deze hoofdklasse duidelijk en nauwkeurig te specifiëren, met behulp van een lijst van aanvaarde termen (ondertussen meer dan 750 termen), voor welk domein hij bescherming wenst.

Dit geldt dan ook meteen voor alle merken die reeds in het verleden geregistreerd werden in alle 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten.

De Uniemerkverordening voorziet in een overgangsbepaling zodat merkhouders van voor 12 juni 2012 aangevraagde Uniemerken tot uiterlijk 24 september 2016 hun bestaande algemene benaming kunnen aanpassen. 

Merkhouders die geen gebruik maken van deze mogelijkheid lopen het risico dat de beschermingsomvang van hun merk verkleint tot de letterlijke betekenis van hun aangegeven algemene benaming.

1.3  Wijziging taksensysteem: één taks per klasse en daling taksen voor vernieuwing merk

?    Vergoeding merkaanvraag e-filing

Onder de oude regeling geldt voor de elektronische aanvraag van een individueel Gemeenschapsmerk een basistaks van € 900 tot drie klassen van waren of diensten voor een beschermingsperiode van 10 jaar.

De Uniemerkverordening voorziet in een andere filosofie waarbij er gerekend wordt per klasse. Zo wordt voor de elektronische inschrijving van een individueel Uniemerk een taks van € 850 voor de eerste klasse aangerekend, € 50 voor de tweede klasse en € 150 voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede klasse.

Het nieuwe systeem is voordeliger voor de merkhouder indien hij zijn merk slechts registreert voor één klasse van waren of diensten. Vanaf twee klassen zal het verschuldigde bedrag ofwel gelijk of hoger uitvallen.

? Vergoeding merkvernieuwing e-filing

Op dit ogenblik dient een merkhouder een taks van € 1350 te betalen voor de hernieuwing van zijn merk tot drie klassen voor een periode van 10 jaar. Vanaf de vierde en opeenvolgende klasse dient een taks van € 400 te worden betaald.

Het nieuwe systeem rekent dezelfde tarieven aan als voor de aanvraag van een merk. Voor de eerste klasse wordt € 850 aangerekend, de tweede klasse € 50 en voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede klasse een taks van € 150.

De tekst van de gepubliceerde Uniemerkverordening vindt u hier.

2. Nieuwe Merkenrichtlijn

Tevens volgt een herschikking van de Europese merkenrichtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2008 naar een nieuwe Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015 (hierna “nieuwe Merkenrichtlijn”).

Deze nieuwe Merkenrichtlijn werd gepubliceerd op 23 december 2015 en trad onlangs op 12 januari 2016 in werking. De lidstaten krijgen drie jaar de tijd om deze nieuwe Merkenrichtlijn om te zetten in hun nationale merkenwetgeving.

De voor het Benelux merkenrecht belangrijkste krijtlijnen zien er als volgt uit:

2.1 De vereiste “vatbaar voor grafische voorstelling” komt te vervallen

De nieuwe Merkenrichtlijn verruimt het toepassingsgebied van tekens die een merk kunnen vormen. Uiterlijk op 14 januari 2019 moeten de lidstaten uit de EU hun nationale wetgeving hebben aangepast om het vereiste van grafische voorstelling te schrappen.

Dit maakt de weg vrij om klanken of geuren te registreren onder het merkenrecht op voorwaarde dat: i) het teken onderscheidend vermogen bezit én ii) het in een passende vorm kan worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, dus niet noodzakelijk met grafische middelen, en het voldoende duidelijk en precies kan worden omschreven.

Tevens voorziet de hierboven besproken Uniemerkverordening vanaf 24 september 2017 in eenzelfde schrapping van het vereiste van “vatbaarheid voor grafische voorstelling” voor Uniemerken, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

2.2 Klassetaksen

De nieuwe Merkenrichtlijn voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om eveneens over te schakelen naar een systeem waarbij er één taks per klasse wordt aangerekend.

2.3 Naar een administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring van merk

De nieuwe Merkenrichtlijn verplicht de lidstaten uiterlijk op 14 januari 2023 voor haar nationale merkenbureaus - in België is dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) - een administratieve procedure tot vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties aan te bieden.

Hierdoor dienen merkhouders slechts een juridische procedure voor de rechtbank op te starten wanneer zij het oneens zijn in graad van beroep.

De tekst van de nieuwe Merkenrichtlijn vindt u hier.

België, Nederland en Luxemburg hebben in dit verband  reeds een Protocol overeenkomst afgesloten, en de Belgische Ministerraad heeft op 18 februari 2016 naar aanleiding daarvan een voorontwerp van wet goedgekeurd.

Dit voorontwerp wijzigt het Benelux-Verdrag voor wat betreft de oppositie en de invoering van een nieuw hoofdstuk 6bis BVIE voor een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken.

Dit moet nu echter nog de wetgevende procedure passeren.

Daarnaast kan het protocol  slechts in werking treden nadat elk van de drie Benelux-staten dit protocol heeft omgezet in haar nationale rechtsorde.

In elk geval ziet het er naar uit dat de Benelux-staten op schema zitten om dit binnen de deadline van 14 januari 2023 aan te bieden.

We volgen deze ontwikkelingen op.